W zawisłych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powództwa Christian Louboutin przeciwko Amazon sprawach toczących się pod sygnaturą C-148/21 oraz C-184/21 w dniu 22 grudnia 2022 r. zapadło interesujące rozstrzygnięcie w myśl którego sposób prowadzenia komunikacji handlowej operatora platformy, w tym sposób prezentacji ogłoszeń może prowadzić do uznania, iż operator platformy jest podmiotem naruszającym prawo do znaków towarowych podmiotów trzecich pomimo, iż oferta sprzedaży danego produktu pochodzi od podmiotu zewnętrznego.
Tło sprawy
Christian Louboutin posiada zarejestrowany znak towarowy Unii Europejskiej, którym jest czerwona podeszwa zewnętrzna damskich butów na wysokich obcasach. Na internetowej platformie sprzedaży Amazon, Amazon prowadzi we własnym imieniu sprzedaż internetową różnych produktów, jak również udostępnia swoją platformę handlową sprzedawcom zewnętrznym. Poza powyższą usługą Amazon oferuje sprzedawcom zewnętrznym możliwość składowania towarów pochodzących od tych podmiotów w swoich centrach dystrybucji oraz wysyłania ich do nabywców z tych magazynów.
Amazon stosuje również jednolity sposób prezentowania ofert publikowanych w jego witrynie internetowej, który to system wyświetla jednocześnie własne ogłoszenia i ogłoszenia sprzedawców zewnętrznych, jak również umieszcza własne logo renomowanego dystrybutora w swojej witrynie internetowej jak również we wszystkich ogłoszeniach – również tych pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
Artykuł 9 Rozporządzenia 2017/1001 1 w/s znaku towarowego Unii Europejskiej
W świetle art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi prawa uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których ten znak został zarejestrowany. Pojęcie „używania” w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 nie zostało zdefiniowane w tym rozporządzeniu.
Celem art. 9 rozporządzenia 2017/1001 jest przyznanie właścicielowi unijnego znaku towarowego instrumentu prawnego pozwalającego mu na zakazanie, a tym samym położenie kresu wszelkiemu używaniu tego znaku towarowego przez osobę trzecią bez jego zgody.
Zgodnie z orzecznictwem TSUE, zwykłe rozumienie czasownika „używać” wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie, zaś rodzaje używania ujęte w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 wymienione są w sposób niewyczerpujący rodzaje używania których właściciel znaku towarowego może zakazać, przy czym norma ta wskazuje wyłącznie na aktywne zachowania osoby trzeciej.
Co do zasady zdaniem TSUE operator internetowej platformy handlowej nie używa znaków towarowych należących do podmiotów trzecich poprzez samo udostępnienie platformy podmiotom trzecim celem zamieszczenia na niej ofert sprzedaży, które mogą zawierać chronione znaki towarowe. Wówczas podmiotem używającym znaku towarowego, a tym samym podmiotem dokonującym ewentualnego naruszenia jest podmiot zewnętrzny będący klientem operatora platformy, sam zaś operator nie używa znaku towarowego, nie dokonuje zatem naruszenia praw wynikających ze znaku towarowego.
Komunikacja handlowa operatora platformy
Zdaniem Trybunał dyspozycję czasownika „używać” w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 wypełnia wykorzystywanie przez operatora platformy w ramach jego własnej komunikacji handlowej ofert podmiotów zewnętrznych naruszających prawa do znaku towarowego. Ogłoszenie tego podmiotu trzeciego musi powodować powstanie związku między usługami oferowanymi przez operatora, a danym oznaczeniem [znakiem towarowym] w taki sposób, że właściwie poinformowany i dostatecznie uważny użytkownik może sądzić, iż to operator platformy we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedaje towar, w odniesieniu, do którego bezprawnie używane jest dane chronione oznaczenie.
Taką formą komunikacji handlowej operatora platformy handlowej jest korzystanie z usługi odsyłania w Internecie i za pomocą słowa kluczowego identycznego ze znakiem towarowym należącym do innego podmiotu, reklamowanie towarów oznaczanych bezprawnie chronionym znakiem towarowym towarów sprzedawanych przez jego klientów na jego internetowej platformie handlowej. Reklama taka tworzy bowiem dla internautów dokonujących wyszukiwania za pomocą tego słowa kluczowego oczywiste skojarzenie między tymi towarami markowymi a możliwością ich nabycia za pośrednictwem wspomnianej platformy. Z powyższego powodu właściciel tego znaku towarowego jest uprawniony zakazać owemu operatorowi takiego używania, gdy reklama ta narusza prawo do znaku towarowego ze względu na fakt, że nie pozwala ona lub jedynie z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy owe towary pochodzą od właściciela wspomnianego znaku towarowego lub od przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.
Jednolity sposób prezentacji towarów
Używanie chronionego znaku towarowego może również przyjąć formę stosowania jednolitego sposobu prezentowania ofert publikowanych w platformie handlowej, to jest jednoczesnego wyświetlania własnego ogłoszenia oraz ogłoszenia sprzedawców zewnętrznych wraz z umieszczeniem własnego logo renomowanego dystrybutora zarówno w swojej witrynie internetowej jak również we wszystkich tych ogłoszeniach, w tym dotyczących towarów oferowanych przez sprzedawców zewnętrznych, co może utrudniać ich wyraźne rozróżnienie, a tym samym wywołać u właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego użytkownika wrażenie, że to ów operator sprzedaje we własnym imieniu i na własny rachunek również towary oferowane do sprzedaży przez tych sprzedawców zewnętrznych. W konsekwencji, gdy towary te są opatrzone oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym należącym do innego podmiotu, taki jednolity sposób przedstawienia może powodować w odczuciu tych użytkowników powstanie związku pomiędzy tym oznaczeniem a usługami świadczonymi przez owego operatora.
Gdy operator witryny sprzedaży internetowej łączy z rozmaitymi ofertami pochodzącymi od niego lub od osób trzecich, bez rozróżnienia co do ich pochodzenia, określenie typu „bestseller”, „najbardziej poszukiwane” lub „najczęściej oferowane”, między innymi w celu promowania niektórych z tych ofert, taka prezentacja może wzmocnić u właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego użytkownika wrażenie, że promowane w ten sposób towary są sprzedawane przez tego operatora we własnym imieniu i na własny rachunek.
Zdaniem TSUE również świadczenie usług dodatkowych dla podmiotów zewnętrznych przez operatora platformy takich jak odpowiadanie na pytanie klientów podmiotów zewnętrznych dotyczące oferowanych przez nich towarów, składowanie tych towarów, ich wysyłka oraz zarządzanie zwrotami tych towarów mogą również wywołać u właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego użytkownika wrażenie, że owe towary są sprzedawane przez wspomnianego operatora w jego imieniu i na własny rachunek, a tym samym stworzyć w oczach tychże użytkowników związek między jego usługami a oznaczeniami pojawiającymi się na tych towarach oraz w ogłoszeniach tych sprzedawców zewnętrznych.
Rozstrzygnięcie TSUE
Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione okoliczności TSUE w swoim rozstrzygnięciu wskazał, iż art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że operator witryny sprzedaży internetowej obejmującej, oprócz własnych ofert sprzedaży, internetową platformę handlową, może być uznany za podmiot używający oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym należącym do innego podmiotu w odniesieniu do towarów identycznych z tymi, dla których ten znak został zarejestrowany, w przypadku gdy sprzedawcy zewnętrzni oferują do sprzedaży na tej platformie, bez zgody właściciela tego znaku, takie towary opatrzone owym oznaczeniem, jeśli właściwie poinformowany i dostatecznie uważny użytkownik tej witryny internetowej dostrzega związek między usługami tego operatora a danym oznaczeniem, co ma miejsce w szczególności wówczas, gdy w świetle wszystkich elementów charakteryzujących daną sytuację taki użytkownik mógłby odnieść wrażenie, że to powyższy operator sprzedaje – we własnym imieniu i na własny rachunek – towary opatrzone wspomnianym oznaczeniem.
Zdaniem TSUE istotne w tym zakresie są okoliczności, że ten operator stosuje jednolity sposób prezentacji ofert publikowanych w swojej witrynie internetowej, to jest wyświetla jednocześnie ogłoszenia dotyczące towarów, które sprzedaje we własnym imieniu i na własny rachunek, oraz ogłoszenia dotyczące towarów oferowanych na wspomnianej platformie przez sprzedawców zewnętrznych, że umieszcza on na wszystkich tych ogłoszeniach własne logo renomowanego dystrybutora i że oferuje on sprzedawcom zewnętrznym, w ramach sprzedaży towarów opatrzonych przedmiotowym oznaczeniem, uzupełniające usługi polegające w szczególności na składowaniu i wysyłce ich towarów.